日本登録をベースにしたアメリカ商標出願の審査履歴を徹底解説:海外展開を支えるファッションブランド「MOUSSY」のアメリカ商標戦略

Trademark application navigating through a legal maze, with obstacles and a green checkmark symbolizing successful registration
日本発のファッションブランド「MOUSSY」のアメリカ商標登録プロセスを徹底解説。日本での登録実績を活かした戦略的な出願から、審査官とのやり取り、登録証発行までの道のりを詳しく追いながら、外国企業がアメリカで商標権を取得する際の知見とノウハウを提供します。海外展開を目指す日本企業必読の事例分析レポートです。実際の商売で使う名称は気に入ったものを使いたいと思う気持ちも十分理解できますが、「ありきたりな」名称のマークだと、商標出願しても権利化が難しく、今回のケースのように審査が長期化したり、商標を取得できても、出願時よりも権利範囲を狭めた内容で妥協しないといけないことも多々あります。よって、アメリカの現地代理人とともに事前に調査を行い、出願を予定しているマークと類似する商標を特定し、戦略的な商標出願をすることが重要になってきます。

目次

はじめに

今回の商標審査レビューでは、日本発のファッションブランド「MOUSSY(マウジー)」の商標出願を取り上げます。MOUSSYは、株式会社バロックジャパンリミテッドが展開するブランドで、日本国内だけでなく、海外でも人気を集めています。

今回注目する商標は「MOUSSY」という文字商標で、アメリカでの商標登録を目指して2016年4月21日に出願され、2018年3月13日に登録になりました。

MOUSSYブランドは、10代後半から30代の女性をターゲットとしたファッションアイテムを提供しています。トレンドを取り入れつつも、着心地の良さと品質の高さにこだわったデザインが特徴です。アパレル商品だけでなく、バッグや財布、靴などの幅広いアイテムを展開し、トータルコーディネートを楽しめるブランドとして支持されています。

今回の商標出願では、商品およびサービスの区分が多岐にわたっています。具体的には、以下の区分が指定されています。

- 区分9:眼鏡、サングラス、音楽の録音済み記録媒体など

- 区分14:宝飾品、時計、貴金属製品など

- 区分18:かばん、財布、傘など

- 区分25:衣料品、ヘッドウェア、フットウェアなど

- 区分35:被服、履物、かばん、装飾品などの小売・卸売サービス

これらの商品・サービスは、MOUSSYブランドが提供する主要なアイテムとサービスをカバーしており、ブランドの事業展開を反映したものといえます。

本記事では、MOUSSYブランドのアメリカにおける商標登録に向けた出願と審査のプロセスを詳しく見ていきます。日本企業が海外で商標権を取得する際に直面する課題や、それを乗り越えるためのストラテジーについて、実例を交えて解説します。ブランドの海外展開を検討している企業の方はもちろん、商標制度や知的財産権に関心をお持ちの方にも有益な情報を提供できれば幸いです。

商標「MOUSSY」の詳細

この商標出願は、アメリカ特許商標庁(USPTO)へのオンライン出願システムであるTEAS(Trademark Electronic Application System)を通じて行われました。出願にあたっては、TEAS RFという料金体系が選択されています。TEAS RFは、通常のTEAS出願よりも割安な料金設定となっていますが、出願後の手続きに一定の制限があります。なお、現在TEAS RFという出願形式は終了しています。

本出願の特筆すべき点は、アメリカでの商標登録の根拠(Basis)として、日本での先行登録に基づく44(e)を主張していることです。商標法第44条(e)は、出願人が外国で商標登録を受けていることを根拠に、アメリカでの商標登録を求める制度です。この制度を利用することで、アメリカでの使用実績がなくても、日本での登録実績を元に権利化を図ることができます。

外国登録商標をベースにした商標出願は、マドリッド協定議定書に基づく国際登録出願(マドプロ出願)と並んで、海外展開を見据えた企業に人気の出願戦略です。自社ブランドの保護を一気に多くの国や地域に広げることができるため、グローバルな事業展開に欠かせない手段といえます。ただし、各国・地域の商標制度の違いを考慮し、現地の法律や実務に即した出願手続きを行う必要があります。

また、本出願では多区分出願も行われています。多区分出願とは、複数の商品・サービス区分を一つの出願に含めるものです。日本では馴染み深い多区分出願ですが、アメリカの商標制度では、原則として一区分ごとに出願が必要とされてきました。しかし、2015年9月以降、アメリカでも多区分出願が解禁され、一つの出願で複数の区分をカバーできるようになりました。これにより、出願や管理の手間が大幅に削減され、商標権者の負担が軽減されています。

本出願では、前述の通り5つの区分(9, 14, 18, 25, 35)が指定されています。多岐にわたる商品・サービスを一つの出願で保護することで、ブランドイメージの統一と、効率的な権利管理が可能となります。

MOUSSYブランドのアメリカ進出にあたり、日本での実績を活かしつつ、現地の商標制度を巧みに利用した出願戦略が採られていることがわかります。次項では、実際の審査プロセスを詳しく見ていきましょう。

審査履歴の解説

それでは、MOUSSYブランドの商標出願(出願番号:87009013)の審査履歴を見ていきましょう。

審査履歴の一覧(抜粋):

- 2016年4月21日:出願日

- 2016年8月6日:審査官からのオフィスアクション(拒絶理由通知)

- 2017年1月12日:出願人からのオフィスアクションへの応答

- 2017年3月7日:審査官からの追加の要件に関する通知(応答不要)

- 2017年9月22日:出願人からの追加要件への応答

- 2017年11月9日:出願公開のための承認

- 2017年12月26日:出願公開

- 2018年3月13日:登録証発行

- 2023年3月13日:更新通知

- 2024年4月4日:更新手続き

出願内容の詳細:

この出願は、商標「MOUSSY」について、以下の商品およびサービスを指定しています。

- 区分9:眼鏡、サングラス、音楽の録音済み記録媒体など

- 区分14:宝飾品、時計、貴金属製品など

- 区分18:かばん、財布、傘など

- 区分25:衣料品、ヘッドウェア、フットウェアなど

- 区分35:被服、履物、かばん、装飾品などの小売・卸売サービス

特筆すべき点は、本出願が使用意思(Intent-to-Use、通称ITU)に基づく1(b)と、日本での登録を根拠とする44(e)の両方を主張していることです。

使用意思に基づく出願(1(b))は、出願時点では商標を使用していないものの、将来的に使用する意思があることを宣誓するものです。この出願は、実際の使用開始後に使用宣言書(Statement of Use)を提出することで登録に至ります。

一方、日本登録を根拠とする44(e)出願は、日本で既に登録済みの商標について、その登録を基礎としてアメリカでの権利化を図るものです。この場合、出願時に日本の登録証のコピーを提出する必要があります

アメリカにおける商標出願は、複数の根拠(Basis)による出願が可能です。今回のように1(b)と44(e)の両方を主張することで、何等かの理由で1つの根拠が認められなかった場合、もう1つの根拠において商標を登録することも可能になってきます。

例えば、商標の審査において補正が必要になり、その補正において日本登録における内容では不適切な場合、その内容に関しては使用意思に基づく出願として対応するということもできます。そのため、今回のような外国登録をベースにする出願の場合、使用意思に基づく出願も合わせて行うのがベストプラクティスとなっています。

以上のように、MOUSSYブランドの商標出願は、複数の法的根拠を巧みに組み合わせることで、アメリカ市場への参入と、ブランド保護の最大化を図っていることがわかります。

次項では、実際の審査プロセスにおける拒絶理由や応答についてさらに詳しく解説します。

1回目のOffice Actionの内容

審査官は、2016年8月6日に最初のオフィスアクション(拒絶理由通知)を発行しました。この通知では、出願内容の不備や追加の要件が指摘されています。

応答期限:

オフィスアクションに対する応答期限は、通知の発行日から6ヶ月以内とされています。したがって、MOUSSYブランドの出願においては、2017年2月6日までに応答を提出する必要がありました。

USPTOによる類似マーク検索結果:

審査官は、USPTO商標データベースにおいて、出願商標と同一または類似の先行商標の調査を行いました。その結果、登録を妨げるような先行商標は見つからなかったと報告されています。

拒絶理由の要約:

オフィスアクションでは、以下の3点が主な拒絶理由として挙げられました。

1. 外国登録証明書の提出要求

2. 商品・サービスの特定の不備

3. 多区分出願の要件未充足

拒絶理由1:外国登録証明書の提出要求 (FOREIGN REGISTRATION CERTIFICATE REQUIRED)

本出願では、日本での登録を根拠とする44(e)の主張がなされていますが、その裏付けとなる日本の登録証のコピーが提出されていないことが指摘されました。44(e)に基づく出願を行う場合、外国の登録証のコピーを提出することが要件となります。

拒絶理由2:商品・サービスの特定の不備 (IDENTIFICATION OF GOODS)

出願で指定された商品・サービスの表記が曖昧で、適切な区分に分類できないものがあることが指摘されました。例えば、「皮革(leather)」という表記は、商品の具体的な内容が不明瞭であるため、( “girths of leather” Class 18 or “Leather strops” Class 8などの)明確な特定が求められています。

拒絶理由3:多区分出願の要件未充足(MULTIPLE-CLASS APPLICATION REQUIREMENTS)

本出願は多区分出願ですが、その要件を満たしていない点が指摘されました。多区分出願を行う際は、商品・サービスを適切な区分に分類し、それぞれの区分について所定の手数料を納付する必要があります。本出願の商品・サービスの区分は4つでした。しかし、それらの概要を審査したところ、少なくとも6つの区分であるべきで、一部の区分について手数料が不足していたため、追加の手数料納付が求められました。

以上が1回目のOAがにおける拒絶理由の概要です。出願人は、指摘された不備を解消し、要件を満たすための応答を期限内に提出する必要があります。

次項では、これらの拒絶理由に対する出願人の応答と、その後の審査の進展について見ていきます。

1回目のOffice Actionへの応答:

MOUSSYブランドの出願人は、審査官から指摘された拒絶理由を解消するため、2017年1月12日に応答を提出しました。この応答では、以下の点が重点的に対処されています。

商品・サービスの特定の補正:

拒絶理由で指摘された商品・サービスの特定の不備については、より明確かつ具体的な表現に修正することで対処されました。ここでは、OAで指摘された「leather」という表記を、「Leather and imitation leather」という表現に変えています。

外国登録証明書の提出と多区分出願要件の充足:

しかし、このOA対応の内容はこれだけで、1回目のOAで指摘された外国登録証明書の提出や多区分出願要件の充足については特に言及されていませんでした。

全体的に、すべての拒絶理由に関して明確な対応をしていないので、すこし残念なOA対応になってしまいました。

審査官からの通知:応答不要の審査延期

1回目のオフィスアクションへの応答を受け、審査官は2017年3月7日に追加の通知を発行しました。この通知は、応答不要の審査延期を告げるものでした。

審査延期通知の概要:

審査官は、44(e)に基づく登録要件を満たすために、日本の商標登録が有効に維持されていることを確認する必要があると説明しました。そのため、日本の商標登録に関する書類が提出されるまで、審査が一時的に延期されることが通知されました。

審査延期後の応答:

MOUSSYの出願人は、審査延期通知から約6ヶ月後の2017年9月22日に、自発的に応答を提出しました。

外国登録証明書の提出

まず出願人は、日本における商標「MOUSSY」の登録が有効であることを示す書類を提出しました。

具体的には、本出願商標が出願人の本国で登録されており、その登録が有効に存続していることを示す登録証のコピー、認証謄本、または認証済みコピーのデジタル画像の提出が求められます。また、外国登録証が英語以外の言語で作成されている場合は、その英語訳も併せて提出します。

今回は、5つの日本における商標登録証明書と、その翻訳が提出されました。その一部が上記の書類です。ここでは、翻訳に関して翻訳者の声明文が合わせて提出されています。

出願内容の訂正

また、出願時に日本登録第4518223号が不注意で漏れていたことが、コメントで示されており、第25類について、日本登録第4518223号(登録日:2001年11月2日、満了日:2021年11月2日)を含めるよう要請します。

また、それぞれの区分において、使用意思に基づく出願(1(b))のベースが削除されていました。

これらの応答により、オフィスアクションで指摘された拒絶理由は概ね解消されました。特に、日本の登録証の提出は、44(e)に基づく出願の肝となる部分であり、この要件を満たしたことで、出願の主張が大きく前進したといえます。

出願公開と登録証発行:

MOUSSYブランドの商標出願は、審査官による審査を経て、2017年11月9日に出願公開のために承認されました。そして、同年12月26日に商標公報(Official Gazette)に出願が公開され、異議申立ての機会が与えられました。

異議申立ての期間を経過し、登録を妨げる理由がないことが確認された後、2018年3月13日に商標登録証が発行されました。これにより、MOUSSYブランドは、出願で指定された商品・サービスについて、アメリカにおける商標権を取得したことになります。

繰り返しになりますが、今回は日本での先行登録に基づく44(e)を主張しているので、アメリカでの使用実績がなくても、日本での登録実績を元に権利化を図ることができます。そのため、登録時には使用証明を提出していません。

登録後の権利維持:

商標権者は、登録後も適切な権利維持のための手続きを行う必要があります。具体的には、以下のような措置が求められます。

1. 更新手続き

アメリカの場合、商標の更新スケジュールが特殊なので、期限管理は慎重におこなってください。

以下がスケジュールになります:

1. **5年目** - 登録後5年を迎えると、商標の使用実績を示す初回の更新手続きが必要です。この手続きはmaintenance filingと呼ばれ、通常の更新申請とは若干異なります。登録日から5年間の期間が終了した日から1年以内にmaintenance filingを行う必要があります。

2. **9年目** - 登録から10年間の商標の更新手続きが9年目に行えます。更新手続きは、登録日から9年後に開始され、最終期限は商標の10年目の登録日の前日です。

3. **10年ごと** - 最初の更新を含め、その後は10年ごとに更新手続きが必要です。更新は、登録日から数えて9年目に行うことができ、その期限は商標の各10年の節目の登録日の前日までとなります。

各メンテナンスや更新期間を逃すと、遅延費用が発生したり、最悪商標登録が無効になる可能性がありますので、期限内に余裕を持って更新手続きをすることが重要です。

2. 継続的な使用

アメリカの商標法では、登録商標が一定期間使用されていない場合、不使用を理由に登録が取り消される可能性があります。各更新手続きにおいて、商標の適切な利用を証明する使用証明が必要になるので、登録後も商標を継続的に使用し、その証拠を保管しておくことが重要です。

3. 商標監視と権利行使

商標権者は、自社の商標と同一または類似の商標が無断で使用されていないか、市場を監視する必要があります。権利を侵害する行為を発見した場合は、適切な措置を講じて、商標権を守ることが求められます。

今回はちょうど5年目の更新手続きが終わっていたので、MOUSSYの権利者による実際の提出内容を見ていきましょう。

5年目の更新手続き

商標登録維持に関する通知の概要説明:

この通知は、商標登録第5420928号「MOUSSY」の権利者であるBAROQUE JAPAN LIMITEDに対し、商標権を維持するために必要な手続きについて説明したものです。

商標権を維持するためには、登録日から5-6年目の間に「使用宣言書」(Declaration of Use)を、9-10年目の間に「使用宣言書」と「更新申請書」(Application for Renewal)を提出しなければなりません。また、その後は10年ごとに「使用宣言書」と「更新申請書」の提出が必要です。

これらの書類の提出期限は各期間の最終日までですが、6ヶ月の猶予期間が設けられており、追加料金を支払えばこの猶予期間内の提出も認められます。

また、登録後5年を経過した時点で、商標が継続して使用され、かつ他者の使用に異議を唱えるような事情がない場合、権利者は「不争議宣言書」(Declaration of Incontestability)を提出することで、商標の不争議性を主張することができます。

このような通知は現地代理人に特許庁から来ますが、何からの理由で通知がうまく届かない場合もあるので、この更新日と更新期間については、権利者側や代理人側でも独立して追跡し、リマインダーを設定しておくことをおすすめします。

権利者による更新手続き(Combined Declaration of Use and Incontestability under Sections 8 & 15):

MOUSSYの権利者は、2024年4月4日に本登録商標が指定商品・役務について使用されていることを示す「使用宣言書」と、5年以上の使用実績を示す「不争議宣言書」を組み合わせた書類(Combined Declaration of Use and Incontestability under Sections 8 & 15)を提出しました。

提出書類には、登録時から一部の指定商品・役務が削除され(上記は第14類の例)、現在は以下の商品・役務に使用されていることが記載されています。

第9類:サングラス等

第14類:ブレスレット、ネックレス等の装身具

第18類:スポーツバッグ、ボストンバッグ等の鞄類

第25類:ブラウス、ジャケット、スカート等の衣料品

第35類:眼鏡、サングラス、装身具、鞄、衣料品等の小売・卸売業

詳細を見ると、削除されている商品やサービスの説明が多岐にわたっていて、これらの確認作業に時間がかかったことが推測されます。また、既存の商品やサービスにかかれていないものは追加することはできないので、そのような商品やサービスがあった場合、新規の出願が必要になります。

使用証明

また、各区分の商品・役務について使用していることを示す見本(specimen)の写真が添付されています。

今回の使用証明に使われた証拠は、実物の商品や店舗を写した写真でした。

原則、1区分に関して1つの使用証明が必要ですが、重複する見本を提出しても問題はないので、通常は1つの区分であっても複数の見本が提出されます。

なお、更新手続きの費用として、5区分分の更新手続き費用を払っています。

以上のように、商標権者は定められた期間内に適切な書類を提出し、料金を支払うことで、商標権を継続的に維持することができます。

審査書類へのアクセス方法:

USPTOの商標審査の過程で作成された書類は、USPTO公式サイトの「Trademark Status and Document Retrieval(TSDR)」システムを通じて、誰でも無料で閲覧することができます。

TSDRシステムでは、出願番号や登録番号、商標名等の検索キーワードを入力することで、対応する出願・登録に関する書類を参照できます。MOUSSYブランドの出願(出願番号:87009013)についても、出願書類、審査官とのやり取り、登録証等の一連の書類が公開されていますので、詳細を知りたい場合は、TSDRにアクセスしてみてください。

まとめ:

日本発のファッションブランド「MOUSSY」の商標出願は、日本での登録実績を活かしつつ、アメリカの商標制度を戦略的に利用した好例といえます。44(e)に基づく外国登録を主張することで、日本での先行権利を効果的に活用しています。

また、審査官からの拒絶理由通知に対しては多少の不備があったように見えましたが、日本における登録証明書を提出したことで、商標を無事に取得することができました。

MOUSSYブランドのアメリカにおける商標登録は、ブランドのグローバル展開を支える重要な基盤となります。今後も適切な権利維持と活用を図ることで、アメリカ市場におけるブランド価値の向上が期待されます。

同時に、本事例は、日本企業がアメリカで商標権を取得する際の有益なノウハウを提供するものです。外国登録を活用した出願戦略は、MOUSSYブランドの事例から学ぶべき点でしょう。

本記事が、海外展開を検討する日本企業にとって、商標登録の重要性と実務上の留意点を理解する一助となれば幸いです。